ВВОДЯЩИЙ КРИТЕРИЙ

  

Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» содержит перечень оснований для отказа в предоставлении правовой охраны обозначениям, поданным в патентное ведомство Украины на регистрацию в качестве знака для товаров и услуг (торговой марки). Так к одному из таких критериев Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», а именно п. 2 ст. 6 относит следующее. Не могут получить правовую охрану обозначения, которые являются ложными или такими, которые способные ввести в заблуждение потребителя, в отношении товара, услуги или лица которое производит товар или предоставляет услугу. В настоявшее время, отказ в регистрации обозначения в качестве знака для товаров и услуг, на основании вероятного введения в заблуждение в отношении производителя товара или услуги, является одним из самых неоднозначных.

Остановимся на таком критерии охраноспособности обозначения поданного на регистрацию в качестве знака для товаров и услуг (торговой марки), как введение в заблуждение потребителя в отношении производителя товара или услуги.

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг (далее Правила), а именно п. 4.3.1.9 указывает, что к обозначениям, которые являются ложными или такими которые могут ввести в заблуждение в отношении товара, услуги или лица изготавливающего товар или предоставляющего услугу относятся обозначения, которые могут порождать в сознании потребителя ассоциации связанные с определенным качеством, географическим происхождением товара или услуги или определённым производителем, которые на самом деле не отвечают действительности. Обозначения, могут быть признаны вводящими в заблуждение или такими которые способны вводить в заблуждение, если очевидно, что в обозначение в процессе использования не исключает опасность введения в заблуждение потребителя.

Приведенный выше пункт Правил не дает четких определений, которые явно указывают на то, какие именно обозначения (либо его элементы) следует считать такими которые способны ввести в заблуждение в отношении производителя. Также отсутствуют указания на то, какие именно сведения о производителе товара или услуги, включая фирменное наименование, организационно-правовую форму, род деятельности либо другие сведения которые присущи производителю как юридическому лицу, могут быть расценены как такие, которые могут ввести в заблуждение потребителя, в случае если обозначение, поданное на регистрацию, будет зарегистрировано в качестве знака для товаров и услуг.

При этом Правила указывают, что обозначение следует считать, способным вводить в заблуждение, если в процессе использования присутствует теоретическая возможность введения в заблуждение потребителя в отношении производителя. Тут следует указать на следующее, в большинстве случаев на момент рассмотрения патентным ведомством Украины заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, заявленное обозначение не используется заявителем в хозяйственной деятельности заявителя. Обычно в течение срока рассмотрения заявки заявитель начинает, осуществляет подготовку для такого использования, и готовится для выхода на рынок как с новым товаром или услугой, а также с правами, которыми наделяет зарегистрированный знак для товаров и услуг (торговую марку) украинское законодательство.

Получаем, что возможность оценить введение в заблуждение потребителя без наличия использования такого обозначения на рынке, скорее всего, не может считаться такой, которая отражает действительную ситуацию, связанную с возможностью введения в заблуждение потребителя.

Отметим, что в соответствии с Законом Украины «об охране прав на знаки для товаров и услуг», а именно со статьей 10, патентное ведомство Украины имеет право требовать от заявителя предоставление дополнительных материалов, если без них проведение экспертизы на соответствие обозначения условиям предоставления правовой охраны, невозможно. Также в случае если у патентного ведомства есть основания считать, что заявленное обозначение не отвечает условиям предоставления правовой, охраны заявителю направляется предварительный вывод с предложением предоставить мотивированный ответ в пользу регистрации обозначения.

В случае если, запрос дополнительных материалов или предварительный вывод патентного ведомства Украины, мотивирован теоретической вероятностью, вводить в заблуждение потребителя, в отношении производителя без наличия действительного использования, то таким образом заявитель должен доказывать отсутствие со своей стороны действий даже вероятных, которые могут или могли бы, нарушать права третьих лиц. Получаем, что заявитель должен обосновывать перед патентным ведомством Украины свои добросовестные намерения по выводу товара или услуги на хозяйственный рынок и как следствие доказывать правомерность регистрации обозначения поданного на регистрацию в качестве знака.

С одной стороны Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» обязывает патентное ведомство Украины отказывать в регистрации обозначениям, поданным на регистрацию в качестве знака для товаров и услуг, в случае присутствия любой вероятности введения в заблуждение заявителя в отношении производителя. С другой стороны Парижская конвенция по охране промышленной собственности, участником которой есть Украина, а именно п. 1 раздела «C» ст. 6-quinquies указывает, что для того чтобы определить может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства особенно продолжительность использования знака. Фактические обстоятельства, т.е. обстоятельства, которые могут указывать на то, что использование спорного обозначения не влечет за собой введение в заблуждение потребителя в отношении производителя товара или услуги.

Из этого можно сделать вывод что принимать решение в отношении того может ли обозначение поданное на регистрацию вводить в заблуждение в отношении производителя товара или услуги, следует только при действительном использовании такого обозначения на рынке. При этом теоретическая оценка такой вероятности без наличия использования, по всей видимости, не должна использоваться, поскольку не основана на фактических данных и является умозрительной.

Как видится введение потребителя в заблуждение в отношении производителя должно быть основано на параллельном использовании как обозначения поданного на регистрацию в качестве знак, так и средствами индивидуализации третьих лиц, т.е. при наличии действительной конкуренции.

Как таковую конкуренцию можно определить, следующим образом, как некоторые действия субъектов при осуществлении хозяйственной деятельности в тождественных или схожих сегментах рынка, с целью получения экономической выгоды или любых других преимуществ перед другими участниками. Таким образом, только при наличии действительной конкуренции возможно действительное ведение в заблуждение в отношении производителя товара или услуги.

В случае если обозначение, используемое одним из участников рынка, действительно вводит в заблуждения потребителя в отношении производителя товара или услуги, то такие действия хозяйствующих субъектов, судя по всему, следует определять как недобросовестная конкуренция. 

Так в соответствии со статьей 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» неправомерным является использование имени коммерческого (фирменного) наименования, торговой марки (знака для товаров и услуг), рекламных материалов, оформление упаковки товаров и периодических изданий, других обозначений без разрешения (согласия) субъекта хозяйствования, который раньше начал использовать их или схожие на них обозначения в хозяйственной деятельности, что привело или может привести к смешиванию с деятельностью это субъекта хозяйствования. А главой 5 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» предусмотрена ответственность за недобросовестную конкуренцию.

Учитывая вышеуказанное, можно сделать следующий вывод, что способность обозначения поданного на регистрацию в качестве знака может быть, как подтверждена, так и опровергнута только при его использовании на рынке при конкуренции его с другими участниками рынка.  

Как следствие, оценить вероятность введения в заблуждение потребителя в отношении производителя, возможно только после приобретения потребителем товара или услуги маркированного спорным обозначением. При этом, потребитель должен осуществить проверку сведений о производителе, в случае их известности потребителю, либо сравнить товар или услугу с товаром или услугой другого производителя, который также должен присутствовать в этом же сегменте рынка. Такие действия потребителя, особенно при приобретении товаров широкого спектра потребления с высокой долей вероятности скорее будет отсутствовать, а товар или услуга будет приобретаться по необходимости.

Отметим следующее, на сегодняшний день связь товар (услуга) – производитель довольно размытая составляющая и во многих случаях для потребителя не только не существенная, но и в некоторых случаях даже неизвестная. Как видится связь между торговой маркой и производителем товара или услуги не является решающей для потребителя, тем более что в соответствии со статьей 492 Гражданского Кодекса Украины торговая марка это обозначение, которое направлено на индивидуализацию именно определенного товара или услуги, а не конкретного производителя. На сегодняшний момент лицо производителя далеко не всегда тождественно реальному изготовителю товара или услуги и тем более не всегда потребитель может ассоциировать  определенный товар  с конкретным производителем.

Одновременно с этим, необходимо подчеркнуть, что действующее украинское законодательство в области промышленной собственности не обязывает лицо, в обязательном порядке, осуществить государственную регистрацию в качестве знака для товаров и услуг, используемых в хозяйственной деятельности обозначений. В тоже время отказ патентного ведомства Украины в регистрации обозначения в качестве знака на основании вероятного введения потребителя в заблуждение не гарантирует действительного неиспользования такого обозначения и отсутствие введения в заблуждение потребителя. И как следствие введение в заблуждение потребителя в отношении в отношении производителя относится к компетенции антимонопольного ведомства.

При этом, в любом случае, такой критерий охраноспособности обозначений поданных на регистрацию в качестве знака для товаров и услуг, такой как «введение в заблуждение потребителя в отношении производителя товара или услуги» подлежит законодательной доработке. Но такие законодательные изменения должны дать четкое и однозначное определение, что именно следует считать введением в заблуждение потребителя в отношении производителя, а также в отношении каких сведений патентное ведомство должно устанавливать такую вероятность с дальнейшим отказом в получении правовой охраны такими обозначениями.

В заключении отметим следующее, несмотря на любые законодательные инициативы, в любом случае недобросовестные участники рынка, будут в тот или иной способ стараться паразитировать на средствах индивидуализации различных производителей, стараясь тем самым воспользоваться их известностью. Поэтому самый надежный способ защиты от таких недобросовестных действий третьих лиц, при любых обстоятельствах, это безотлагательное получение правовой охраны производителями товаров и услуг для своих средств индивидуализации.

 

Патентный поверенный Украины

Гольберг Дмитрий

 

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Наши контакты:
+38(067)367-01-28
03087, г. Киев-87, а/я 22
Мы в сети:
- поля обязательные для заполнения